“TESTAROSSA”, testa el uso(en torno al uso parcial de marca)

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La sentencia del TJUE de 22 de octubre de 2020 (asuntos acumulados C-720/18 y C-721/18), se ocupa de nuevo de la figura de la caducidad de marca por falta de uso, y en especial, de la caducidad parcial (para una parte de los productos registrados) de la marca “TESTAROSSA” de la compañía Ferrari S.p.A. Las marcas que se tratan de caducar son una marca internacional que designa Alemania del año 1987 y una marca alemana del año 1990, ambas registradas en la clase 12 para distinguir una lista no literalmente coincidente de productos, entre otros, vehículos y sus piezas de recambio.

Sólo hay 7000 coches “TESTAROSSA” en el mundo. Entre 1984 y 1991 se comercializó este modelo de automóvil. Hasta 1996 los modelos 512TR y F512 M. En el año 2014 sólo se produjo una unidad del TESTAROSSA. En los cinco años anteriores a la acción de caducidad, Ferrari había usado la marca “TESTAROSSA” para identificar piezas de recambio y accesorios de vehículos de esa marca, aunque solo en un importe de diecisiete mil euros. Ferrari sí revendió, tras su inspección, vehículos de segunda mano con la marca.

En la UE una marca debe ser usada de forma efectiva en los cinco años siguientes a su registro, y no puede dejar de usarse por un periodo de cinco años consecutivos (salvo causas justificativas). En caso contrario, dicha marca podrá ser caducada. Si la falta de uso afecta a una parte de los productos o servicios para los que está registrada, la caducidad sólo se extenderá a la parte de los productos no usados con la marca.

Usar la marca supone identificar las prestaciones con la misma, -como indicación de su origen empresarial-, al objeto de crear o mantener un mercado de esos productos. Además, el uso es efectivo cuando tiene entidad suficiente en atención a la naturaleza del producto, su precio, tamaño de la empresa, etc. 

La cuestión que se plantea es la interpretación del uso de la marca “para una parte” de los productos y los efectos (de caducidad) “para la otra parte”. Literalmente la norma dice que “cuando la causa de caducidad solo exista para parte de los productos para los que la marca está registrada, la caducidad solo se extenderá a los productos de que se trate”. Por tanto, literalmente, si tenemos registrada una marca para “automóviles, cadenas de nieve para vehículos, remolques de vehículos, portaequipajes”, y la marca solo se usa de forma efectiva para portaequipajes, la marca caducará parcialmente para esa parte de productos en relación con los cuales la marca no se usa de forma efectiva, es decir para “automóviles, cadenas de nieve para vehículos y remolques de vehículos”.

Sin embargo, el TJUE limitó esa literalidad al establecer que el uso para piezas de recambio que forman parte de la composición o estructura del producto principal sirve para acreditar el uso respecto del producto principal (aunque para este no se use la marca); -incluso-, si la marca no está registrada para distinguir piezas de recambios. También ha estimado uso efectivo el hecho para productos o servicios con una relación directa con los productos ya comercializados y cuyo objeto consista en satisfacer las necesidades de la clientela de estos (STJUE 11-3-2003 – Ansul). Lógicamente a esos efectos la marca debe usarse para distinguir ese producto o servicio directamente relacionado. Pensemos por ejemplo en el uso de la marca para un servicio de reparación de vehículos de una marca concreta, que serviría para acreditar el uso en relación con el producto (aunque no se usara ya para distinguir ese producto).

Lo anterior, representan excepciones a la literalidad de la norma basadas en la composición o la relación directa que “desembocan” en el producto mismo de marca (el accesorio, el recambio, la reparación, etc.).

Sin embargo, el TJUE ha seguido matizando el alcance literal de la norma en base a  su finalidad y a la ponderación de los intereses en juego. En efecto, por un lado, la norma que permite caducar una marca parcialmente en base al uso “para una parte” de los productos registrados, no deja de ser una limitación de los derechos del titular de la marca que, como toda limitación de derechos, debe interpretarse restrictivamente. Además, existe el interés del titular en la posibilidad de ampliar en el futuro su gama de productos. No obstante, de otro lado, reducir excesivamente el alcance de la caducidad parcial (por extender excesivamente los efectos de la prueba de uso a otros productos o servicios en relación con los cuales no se usa la marca), puede producir un bloqueo de los signos disponibles por parte de terceros para identificar sus prestaciones en el mercado, puede, -en definitiva-, contrariar la libre competencia y la libre circulación de prestaciones.

En este sentido, es muy relevante la amplitud de las categorías de prestaciones registradas para establecer si probado el uso en relación con algunas, puede entenderse usada la marca para todas o algunas de las registradas. Así, si la redacción de las prestaciones registradas, es precisa y circunscrita, no será posible establecer subcategorías de productos de modo que acreditado el uso para uno de esos productos podrá entenderse acreditado para todos los productos de esa subcategoría; por contra, si la redacción fue amplia, sólo hará prueba del uso para las subcategorías a la que pertenezcan los productos en relación con los cuales sí se acreditó el uso efectivo (STJUE 14-07- 2005 – ALADIN).

Por tanto, la cuestión es determinar cuál es el criterio para organizar las subcategorías de productos, pues podrían ser variados: naturaleza, finalidad, destino, tipo de consumidor, canales de comercialización, segmento de mercado específico (tipo y precio). De entrada, debe ser un criterio que permita delimitar de forma suficientemente precisa esa subcategoría.

La naturaleza de los productos (ingredientes, composición) o sus características, no son pertinentes para definir subcategorías de productos (STJUE 13-02-2007 – MUNDIPHARMA). Tampoco el tipo de consumidor ni los canales de distribución (STJUE 16-07-2020 – TAIGA). Respecto de TESTAROSSA tampoco la pertenencia del producto a un segmento específico del mercado (coche deportivo de alto precio) sirve como criterio para fijar una subcategoría distinta (respecto de los coches en general).

Es la finalidad o destino de los productos los que determinan su pertenencia a una subcategoría. En el caso “ALADIN”, los productos registrados eran “productos para pulir metales” siendo la finalidad “el pulido” y el destino “los metales”; todos esos productos formaban una subcategoría autónoma de modo que, acreditado el uso para un producto, -por muy específico que sea (algodón mágico)-, queda acreditado el uso para todos los potenciales productos de la subcategoría “productos para pulir metales”. Lo anterior se justifica porque el consumidor busca los productos que puedan satisfacer sus necesidades específicas, por lo que la finalidad o destino del producto son esenciales para orientar su elección, y en consecuencia, para definir subcategorías de productos (asunto TAIGA).

El hecho de que los productos de que se trate tengan varias finalidades o destinos, no determina varias subcategorías distintas (asunto TAIGA). En el asunto TESTAROSSA se confirma este posicionamiento, pues el hecho de que sea un coche deportivo y de alto rendimiento puede incardinarle en el automovilismo pero no le quita la finalidad de transportar cosas y personas. Lo contrario supondría limitar excesivamente los derechos del titular de la marca.

Finalmente, la sentencia responde afirmativamente a la cuestión de si la reventa del producto por su titular puede considerarse un uso de marca por su titular. Por tanto, la venta de productos de segunda mano por el propio titular puede ser considerado un uso efectivo.


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