La prueba de uso de marca para servicios prestados fuera del territorio en el que se encuentra registrada

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Sin perjuicio de que la obligación de uso de la marca ya estaba establecida en nuestro derecho, con la reforma de la Ley de Marcas mediante el Real Decreto Ley 23/2018 (que adapta el derecho español a la Directiva 2015/2436), han venido a incrementarse los escenarios en que la prueba de uso de la marca puede ser exigida. Así, en los procedimientos de oposición,  nulidad y  caducidad de marca, puede exigirse por el atacado esta prueba de uso al atacante (además del procedimiento de caducidad por falta de uso puro y directo y como defensa en el escenario de la acción de infracción).

Lo anterior es una consecuencia de la propia naturaleza del derecho de marca: un derecho exclusivo que se justifica (y condiciona) al cumplimiento de las funciones a las que debe servir, en especial, ser un indicador de origen empresarial de la prestación. Difícilmente una marca puede cumplir su función de indicador de origen si no se usa en el mercado de forma efectiva.

Aunque parecía que ya contábamos con unas bases sólidas sobre la obligación de uso, la globalización junto con la digitalización de las actividades empresariales ha supuesto que entren de nuevo en el debate cuestiones que parecían ya superadas como la territorialidad del uso. En efecto, en sede de derecho de IP rige un tajante principio de territorialidad, en especial en los derechos de propiedad industrial. Sin embargo, la distribución de bienes y servicios ha acogido internet como un nuevo canal de oferta, distribución o incluso de prestación.

El debate en sede de marcas de servicios es especialmente problemático. En efecto, pensemos en servicios que se ofertan por internet, incluso que se distribuyen de esa forma, pero que se prestan realmente fuera del territorio de la marca. Un ejemplo más concreto: un servicio de alojamiento ofertado y distribuido por internet, cuando el hotel se encuentra fuera del territorio de registro de la marca.

Quizás lo prioritario sea determinar qué actos pueden suponer un uso relevante de la marca (disfrute, publicidad, comercialización), para después responder al efecto que produce el lugar de su ejecución respecto de la obligación de uso.

Como ha declarado de manera reiterada la jurisprudencia (TJUE de 11/03/2003 – Ansul), existe un uso efectivo de la marca cuando en consonancia con su función esencial (identificar bienes o servicios como procedentes de un origen empresarial), se utiliza en el tráfico económico con el fin de crear o conservar un mercado de las prestaciones identificadas. Crear o mantener un mercado significa celebrar transacciones con las prestaciones identificadas con el signo, lo que presupone el encuentro de oferta y demanda con independencia del lugar de disfrute de la prestación por su adquirente. Por consiguiente, el disfrute de la prestación es una consecuencia de la transacción misma, que es realmente el acto de uso por excelencia, pues es el que permite funcionar al signo, unido a la prestación, como indicador de origen empresarial.

Respecto del mero uso publicitario, o en general, ofertas de la prestación en el mercado, el TJUE (Ansul) entiende que la comercialización de las prestaciones tras esas ofertas debe ser inminente para que dicha actos publicitarios puedan ser relevantes a efectos de usar la marca. En consecuencia, los actos de uso de la marca relevantes son: la comercialización de la prestación o su publicidad si su comercialización es inminente. Conviene recordar que la comercialización no debe ser onerosa o a cambio de un precio para que tal uso produzca efectos (TJUE 9/12/2018 – Radezki).

Ahora bien, determinados los actos de uso de la marca y las condiciones para que puedan cumplir con la función esencial de la marca, y por tanto justificar la exclusiva, debe tratarse la calificación de ese uso por la norma: real y efectivo. Sin duda estos adjetivos tratan de reforzar las condiciones de los actos de uso. El uso se califica como real, para excluir los usos aparentes, ficticios o esporádicos. Por tanto, debe ser externo y continuado. Además, el uso debe ser efectivo, es decir de una intensidad adecuada a las circunstancias de cada caso, entre otras, duración, naturaleza de la prestación, precio, prácticas en el mercado de referencia, dimensiones de la empresa y del mercado (TJUEAnsul 25/03/2009 Budweiser; SSTS de 22/01/200 y de 18/06/2010; SAP de Madrid de 27/02/2000). Esta intensidad adecuada debe probarse de forma concreta y objetiva (Budweiser). En suma, debe existir una cifra de ventas adecuada a esas circunstancias. Ahora bien, no se trata de llegar a acreditar el éxito empresarial (TJUE 23/02/2006 – Ponte Financiaria; SAP de Madrid de 20/03/2015).

En este sentido conviene preguntarse (cuando la prestación se disfruta en un territorio distinto de la marca) si ¿las transacciones o la publicidad accesible desde el territorio de la marca, podrían servir para acreditar el uso de la misma? No parece que nada pueda objetar la respuesta afirmativa. Sin embargo, dichos actos de uso deberán ser, también, reales y efectivos. En suma, deberá tratarse de un uso externo, no aparente y continuado, con intensidad adecuada a las circunstancias, en el territorio de la marca.

No cabe duda de que internet es un medio de comercialización y publicidad transnacional. No obstante, el papel de la publicidad ha sido especialmente controvertido en estos casos, dado que por principio toda publicidad difundida en internet (páginas web, redes sociales, Google Ads, tour operadores) es accesible desde cualquier parte del mundo. Sin embargo, no basta a efectos de probar el uso en el territorio de la marca que se haya difundido publicidad en torno a la misma o que esté presente en ese medio. Lo contrario permitiría acreditar el uso en cualquier país del mundo mediante la oferta de las prestaciones a través de internet. Lo mismo cabe decir de la posibilidad de hacer transacciones en internet cuyo objeto sea la prestación de marca.

El sector del turismo, y en especial el hotelero, están muy presentes en internet. Es más, internet se ha convertido en el canal principal de publicidad, y especialmente de distribución de este tipo de servicios. Así, la EUIPO tuvo  ocasión de pronunciarse en relación con el “Mantra Resort, Spa & Casino” situado en Punta del Este (Uruguay), y concluyó que a pesar de acreditar ciertas ventas en Reino Unido y España y la oferta de sus servicios en páginas web de viajes de Holanda, Alemania e Italia,  no se probaba suficientemente el uso adecuado de la marca en la UE en el sentido de crear o mantener unas ventas del servicio afectado en el territorio pertinente (Resolución de anulación n. 13471 de 28/09/2018, Mantra – Vidaplan).

Esta misma línea se ha seguido por el Juzgado de lo Mercantil nº2 de Barcelona en su reciente sentencia 435/2019 de 23 de diciembre (recurrida ante la AP de Barcelona Sección 15ª), en la que considera que “lo determinante es conocer el uso que de dicha publicidad se hacía desde España, para poder establecer si se trataba de un uso suficientemente intenso o no, y ello vendría determinado por el número de visitas que recibían esas páginas web por parte de usuarios en España, y el número de reservas que se gestionaron desde nuestro país, para el hotel de Méjico”.

Si recordamos que la prueba del uso de la marca debe ser precisa y objetiva, debieran acreditarse en estos casos el número de impactos de esa publicidad y el número de ventas de la prestación, ambos, en el territorio de la marca. Así, para la publicidad, impactos de las campañas de AdWords, perfiles de Twitter, Facebook, Instagram (que acrediten que se trata de usuarios del territorio de la marca), visitas de la propia web del titular (desde el territorio de la marca). Respecto de las comercializaciones de la prestación, documentos de las transacciones de tour operadores digitales (Booking, Atrápalo, Expedia, Oyster, etc.), de agencias, o del propio titular, que acrediten que se trata de consumidores del territorio de la marca. Es preciso recalcar que las ventas realizadas a consumidores de terceros países no pueden considerarse relevantes a efectos del uso de la marca para otro territorio, pues donde se debe crear y mantener una cuota de mercado es en el territorio de la marca, con independencia de si se realizan por canales de distribución on line u off line

En efecto, sólo con ese tipo de prueba (concreta y objetiva) podrá realizarse la ponderación de las circunstancias concurrentes para evaluar si se ha producido un uso de la marca con la intensidad adecuada requerida en el territorio en el que se encuentra registrada.


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