El renombre de una galleta

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El TJUE en 28 de mayo de 2020 (asunto T-677/18), ha dictado una nueva sentencia sobre la protección de las marcas renombradas, es decir, aquellas que son conocidas por una parte significativa del público pertinente y, en ocasiones, que distinguen productos de una extraordinaria calidad (marcas de lujo). Lo relevante de la protección de las marcas renombradas es que trasciende el principio de especialidad, es decir, la necesidad de que las prestaciones distinguidas por las marcas sean idénticas o similares. En efecto, una marca renombrada registrada podrá protegerse frente al uso o registro de un signo al menos similar que distinga o pretenda distinguir prestaciones incluso diversas, aunque nada impide que sean idénticas o similares (TJUE 9/01/2003 – DAVIDOFF – SAP de Alicante 23/06/2016).

Como es sabido la protección de una marca se aplica en la medida en que una de sus funciones se vea menoscabada. Así, el riesgo de confusión trata de evitar la erosión de la función de origen: que el consumidor pueda creer, a la vista de la segunda marca, que dicho producto procede de la misma empresa o de empresas relacionadas con la de la primera marca. Esta protección se otorga a todo titular de marca.

Sin embargo, la protección de que se ocupa la sentencia solo afecta a las marcas renombradas. Además, la función protegida ya no es la de indicación de origen (el consumidor no tiene la creencia de orígenes empresariales comunes de las prestaciones). Se protege la marca en sí, como bien autónomo, gracias a su alto grado de conocimiento adquirido gracias a fuertes inversiones publicitarias (función de inversión), o a la alta calidad de sus productos (función indicadora de la calidad), cuando un tercero interfiere en alguna de estas funciones aprovechándose o perjudicando estas cualidades de la marca. Nada se opone, no obstante, a que las dos figuras se den acumuladamente (riesgo de confusión y riesgo de aprovechamiento o perjuicio), cumpliendo cada una sus propios requisitos.

En el caso se enfrentan Intercontinental Great Brands LLC contra Galletas Gullón que había solicitado una marca de la UE para distinguir “galletas”.

La oposición se estima denegándose la marca, decisión que se recurre y desestima por la Sala de Recursos de la EUIPO frente a la que se formula recurso ante el TJUE (Tribunal General), que resuelve con esta sentencia.

La doctrina de la sentencia es interesante por cuanto confirma determinadas tesis ya establecidas:

Requisitos generales de este riesgo y supuestos

El riesgo protegido requiere tres requisitos acumulativos (deben darse los tres):

(1) Identidad o similitud de los signos en conflicto,

(2) Renombre de la marca anterior y

(3) Existencia de un riesgo de que con el uso sin justa causa de la marca solicitada se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o de que ese uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

Debe destacarse que en cuanto al tercer requisito, basta que se produzca uno de los supuestos citados:

(a) Aprovechamiento del renombre o del carácter distintivo (que suelen darse entremezclados, parasitarismo o free riding),

(b) Perjuicio del renombre (dilución por empañamiento)

(c) Perjuicio del carácter distintivo (dilución por turbiedad o aguamiento).

Este caso se centra en el supuesto (a).

Identidad o similitud de los signos

Se trata de un requisito común (con idéntica redacción) del riesgo de confusión y del riesgo de aprovechamiento o perjuicio, que son figuras que protegen -como hemos dicho- funciones de la marca distintas. Pues bien, la similitud de los signos en el caso del riesgo de aprovechamiento o perjuicio es algo menor, en la medida en que en este caso no es precisa la existencia de un riesgo de confusión entre las marcas (TJUE 14/10/2009 – FERRERO; en contra, erróneamente, STS 24/09/2019). Basta una similitud de grado bajo que permita establecer un vínculo entre las mismas por el público pertinente. Ahora bien, la forma de comparar los signos es la misma en ambos supuestos.

Además, para determinar la existencia de un vínculo entre las marcas se deben tener en cuenta todas las circunstancias, apreciadas globalmente, entre otras, el grado de similitud entre esas marcas, la naturaleza de los productos o servicios designados por dichas marcas, incluido el grado de proximidad o de diferenciación entre dichos productos o servicios, el público pertinente, la intensidad del renombre de la marca anterior, la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseco o adquirido por el uso, y la existencia de un riesgo de confusión por parte del público. Ese vínculo existirá, necesariamente, cuando se produzca un riesgo de confusión entre las marcas (TJUE 27/11/2008 – INTEL).

En el caso, los productos eran idénticos (galletas), y aunque no es un requisito del riesgo tratado es una circunstancia relevante a los efectos de determinar el vínculo, pues supone identidad del público destinatario, sustituibilidad, identidad de canales de distribución, y escasa atención al ser un producto corriente.

Comparación de signos compuestos

Por signo compuesto se entiende aquel que se compone de varios elementos, varias palabras, gráfico y palabra, etc. Si bien es cierto que en las marcas mixtas (gráfico y palabra) existe un principio general de que el elemento dominante es la denominación, este principio no debe aplicarse de forma automática y deben valorarse en principio todos los elementos denominativos y gráficos en el conjunto, considerando su distintividad y su posicionamiento para determinar si alguno es dominante sobre los demás. No obstante, además de que un elemento debe ser dominante, los demás deben ser insignificantes en el conjunto. Sólo así, puede concluirse que el elemento dominante debe primar en la comparación. La sentencia estima que el gráfico de las dos galletas sandwich de la marca aspirante, no es insignificante, ni por tamaño ni por ubicación. En consecuencia, no existe un elemento dominante, en concreto, no son dominantes las denominaciones contenidas en el signo. De ahí se concluye que, en el plano visual hay una similitud baja, nula similitud fonética y baja similitud conceptual (por la identidad de concepto que representan los gráficos: galleta tipo sandwich).

Renombre de la marca anterior

El renombre significa que la marca es conocida por una parte significativa del público al que se destinan los productos y servicios identificados con ella, pero no se exige la superación de un concreto porcentaje. Ese grado de conocimiento del público pertinente no debe extenderse a la totalidad del territorio de la marca pero sí a una parte sustancial del mismo que podría ser, en el caso de la UE, un concreto estado miembro (SAP de Alicante 30/04/2019).

Para concluir el renombre deben valorarse todos los elementos pertinentes: cuota de mercado, intensidad, difusión geográfica, duración, importancia de las inversiones en promoción de la marca.

En el caso se aportan pruebas de uso simultaneo de varias marcas en el producto: marca tridimensional (forma de la galleta), marca denominativa (OREO), o la imagen bidimensional de la marca tridimensional (en el paquete). Como de lo que se trata es de acreditar el renombre o alto carácter distintivo de la marca tridimensional (forma de la galleta), se entiende que hay transferencia de la distinvividad entre unas y otras marcas si el consumidor pertinente sigue percibiendo los productos como procedentes de una concreta empresa. Las pruebas aportadas acreditaron un elevadísimo grado de conocimiento de la marca, tanto en su versión denominativa, como gráfica o tridimensional, y una percepción de unicidad de origen.

Riesgo de un aprovechamiento o perjuicio

Los supuestos protegidos en sede de marcas son riesgos, entendidos como probabilidades. También en este caso, no debe ser probado un perjuicio efectivo y actual pero si un riesgo serio de que el perjuicio se produzca en el futuro. En este caso, de los tres supuestos citados al inicio, nos encontramos ante un aprovechamiento del carácter distintivo o del renombre (parasitarismo o free riding), en el que no hay perjuicio sino aprovechamiento por transferencia de la imagen de marca beneficiándose el tercero del esfuerzo comercial del titular prioritario para distribuir las prestaciones propias (TJUE – 19-05-2011 – PEPE JEANS). Para su determinación se tendrán en cuenta todos los factores, pero a mayor renombre, y cuanto más inmediato y fuerte sea el vínculo, mayor posibilidad del riesgo actual o futuro


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