Consecuencias del BREXIT en las marcas y diseños solicitados o registrados

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El pasado 31 de diciembre finalizó el periodo transitorio fijado entre el Reino Unido y la Unión Europea en el Acuerdo de Retirada concluido a principios de año. Dentro de los diversos campos que se ven afectados por esta nueva realidad se encuentran los derechos de propiedad industrial y más en concreto, las marcas de la UE y los dibujos y modelos comunitarios. A continuación, pasamos a analizar cómo ha quedado el mapa de derechos y qué novedades trae esta nueva situación para sus titulares.

Marcas de la UE concedidas

A partir del 1 de enero de 2021 se ha producido una escisión de las marcas de la UE en lo que a Reino Unido se refiere dejando por ello de tener eficacia en este territorio. Para salvaguardar el derecho de los titulares, la Oficina de la Propiedad Intelectual de Reino Unido (UKIPO) creó de manera automática una marca nacional simétrica a la de la UE respetando la prioridad y fecha de solicitud de las marcas escindidas. No obstante, no se expedirá ningún título de registro, sino que la existencia de estos nuevos derechos se podrá comprobar en la página web de la UKIPO.

La creación de la nueva marca nacional en UK es gratuita para los titulares y está formada por el prefijo UK009 seguido del número de registro de marca de la UE.

Marcas de la UE en tramitación

Para todas aquellas marcas de la UE que hayan sido solicitadas pero que a fecha 31 de diciembre de 2020 no se encontrasen aun concedidas se les aplicará un régimen diferente. En estos supuestos, la UKIPO ha otorgado a los solicitantes un plazo de 9 meses (que finaliza el 30 de septiembre de 2021) para solicitar una marca nacional equivalente en Reino Unido. En estos casos, el titular deberá abonar la tasa de solicitud correspondiente y se iniciará un procedimiento de concesión sujeto al derecho interno. 

Los nuevos derechos de marca nacional que se creen tanto de forma automática como mediante solicitud durante el periodo transitorio se regirán por la normativa inglesa y se renovarán de forma independiente. Esto implica que los titulares deberán abonar una tasa de renovación para la marca de la UE ante la EUIPO y otra por la marca equivalente en Reino Unido ante la UKIPO.

Marcas internacionales que designan la UE

Para las marcas internaciones que designan la UE y que el pasado 31 de diciembre ya se encontraban concedidas, se ha creado igualmente un registro nacional paralelo en Reino Unido que está formado por el prefijo UK008 seguido del número de registro internacional. Estas marcas son independientes por lo que en el expediente internacional no contará Reino Unido como una designación posterior del mismo. No obstante, la nueva marca nacional de Reino Unido será susceptible de unificación al registro internacional. En estos supuestos será necesario abonar la tasa correspondiente.

Para aquellas marcas internacionales solicitadas antes del 31 de diciembre pero que en esa fecha se encontraban aun en tramitación, les será aplicable el régimen de 9 meses previamente analizado.

Dibujos y modelos comunitarios:

Para los dibujos y modelos de la UE se ha previsto una regulación idéntica a la establecida para los derechos de marca. Así, se ha creado un derecho automático nacional en Reino Unido para aquellos que estaban concedidos el 31 de diciembre. Por su parte, los solicitados que se encuentran actualmente en trámite, les es aplicable el periodo de 9 meses anteriormente mencionado. Em ambos casos se mantendrán los derechos de prioridad.

Otras implicaciones

(i) Procedimientos de oposición en trámite:

Aquellos procedimientos de oposición que se encuentren en trámite ante la EUIPO y que tengan como base únicamente marcas nacionales de Reino Unido, han concluido automáticamente el 31 de diciembre.

(ii) Prueba de uso y de renombre:

El Acuerdo de Retirada reconoce el uso de las marcas realizado tanto en UK como en EU. Así, en aquellos procedimientos iniciados contra algún registro automático de marca nacional en Reino Unido en los que se solicite la prueba de uso, el titular podrá servirse del uso previo realizado en la UE para acreditarlo. Esto mismo será aplicable en aquellos supuestos en los que sea necesario acreditar el renombre de la marca.

No obstante, para futuros procedimientos en los que el periodo relevante se circunscriba a cualquier fecha posterior al 31 de diciembre de 2020, los elementos probatorios que acrediten el uso o renombre de la marca en la UE no servirán a los efectos de acreditar el uso o renombre de la marca nacional en Reino Unido, y viceversa.


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